區域性獨占實施許可的被許可人對許可實施地域范圍外的侵權行為不能主張訴訟權利
日期：2017-01-13 22:06:39 / 人氣： 0次 / 來源：未知
——評析邵良榮訴武漢中力巖土工程有限公司等侵害發明專利權糾紛案
【本案要旨】
專利獨占實施許可合同對被許可人實施專利的地域范圍和行為方式均有限定時，被許可人提起侵權訴訟的權利應受許可合同約定的約束。對被訴侵權人在許可實施地域范圍外或者超出許可實施方式實施的侵權行為，被許可人不能主張訴訟權利。
【案情】
2009年9月16日，邵良榮與案外人北京波森特巖土工程有限公司等簽訂《獨家代理合同》，約定許可方以獨家代理的方式許可邵良榮在湖北省咸寧市行政區域內進行載體樁專利技術的經營施工，相關技術為包括98101332.5號專利在內的兩項混凝土樁施工設備專利以及兩項混凝土樁施工方法發明專利。合同約定，許可方授予代理方專利設備的使用權，但未授權代理方專利設備的制造權和轉讓權；代理方在專利技術經營過程中須使用許可方的專利設備，并繳交設備使用押金；許可方保證該許可為獨家許可，如許可方如向許可范圍內投放使用專利設備，須經代理方同意；獨家代理期限為簽約日起至專利保護有效期止。合同還約定，在合同約定行政區域內發生他人侵犯專利權的行為，代理方有權采取法律訴訟加以制止，并可請求當地法院向侵權方提出經濟賠償要求。2014年12月25日，波森特公司出具《證明》稱，雙方簽訂的《獨家代理合同》履行正常，邵良榮在湖北省咸寧市可以獨立行使保護專利權，享有采用法律手段獨立制止侵權的權利。2015年2月13日，邵良榮以中力巖土公司在咸寧市承建的建設工程項目所使用的混凝土樁施工設備侵犯了98101332.5號專利權為由，向法院提起訴訟，請求判令中力巖土公司立即停止使用侵權施工設備并賠償經濟損失40萬元。中力巖土公司抗辯認為邵良榮無權提起本案侵權訴訟，并認為其使用的施工設備未落入專利權保護范圍。
【判決】
武漢市中級人民法院經審理認為：從邵良榮與波森特公司簽訂的《獨家代理合同》約定解讀，邵良榮應屬于普通實施許可的被許可人。而波森特公司出具的《證明》應視為專利權人的明確授權，邵良榮作為涉案專利的普通實施被許可人根據專利權人的授權，取得提起訴訟的權利。經勘驗比對，中力巖土公司使用的混凝土樁施工設備落入98101332.5號專利權利要求1的保護范圍，遂判決中力巖土公司停止使用侵權的施工設備并賠償經濟損失6萬元。
中力巖土公司以其使用的設備未落入專利權保護范圍且一審判令其在湖北省咸寧市行政區域以外停止使用設備缺乏依據為由，提起上訴。湖北省高級人民法院經審理后維持一審法院有關邵良榮享有訴權及被控侵權設備落入專利權保護范圍的判定，但認為邵良榮只有權禁止他人在授權區域內侵害專利權的行為，一審法院未加地域限制地判令中力巖土公司停止使用侵權設備，不適當的擴大了邵良榮享有權利的范圍，二審在維持一審有關經濟損失賠償判項的同時改判中力巖土公司在湖北省咸寧市行政區域范圍內停止使用侵權的施工設備。
【評析】
本案涉及有關專利實施許可中被許可人的訴訟權利主張問題。對于專利實施許可中被許可人對侵權行為的訴訟權利問題，依據最高人民法院有關司法解釋的規定，獨占實施許可合同的被許可人可以單獨向人民法院起訴；排他實施許可合同的被許可人在權利人不起訴的情況下，可以自行起訴；普通實施許可的被許可人經權利人明確授權，也可以提起訴訟。上述規定看似簡單易執行，實踐中由被許可人提起侵權民事訴訟的案件也屢見不鮮。但專利權作為無形性財產權利，其實施許可的范圍和方式會因雙方之間的特別約定變得復雜化，對被許可人起訴權利及請求權行使范圍問題，需要依據合同具體約定來判明，忽視對許可合同內容的全面分析很可能會導致認識定性不準或裁判錯漏的問題。
一、專利權人許可被許可人在特定地域范圍內獨家實施專利的，該許可屬于獨占實施許可性質
通常，專利實施許可雙方會在許可合同中對許可的性質作出明確約定，如許可性質為普通許可、排他許可或獨占許可。同時，由于專利權系由國家知識產權局授予的權利，其效力范圍及于授權國家的全部地域，因此獨占實施許可的范圍通常為授權國家的全部行政區域。但在專利技術的實施要與特定地域產生聯系時，專利權人將專利實施許可的范圍按照省市地域進行劃分后再分別進行許可，無疑有助于推廣專利技術并可藉此擴大自身的專利許可收益。由此便產生，當專利權人將被許可人獨占實施專利技術的地域限定于某個特定省市區域時，該許可在性質上到底是普通實施許可還是獨占實施許可的問題。
從本案兩審判決看，湖北省兩級法院都認為專利權人對邵良榮的許可在性質上為普通實施許可，而邵良榮之所以能夠獨立提起民事訴訟，源于專利權人在2014年12月25日《證明》中的明確授權。但從權利人與邵良榮簽訂的《獨家代理合同》名稱及合同約定分析，邵良榮取得在湖北省咸寧市內獨家實施包括涉案專利在內的四項專利技術之權利，權利人同時承諾不許可他人使用，且權利人自己在許可范圍內投放專利設備時也需征得邵良榮的同意，上述約定表明邵良榮就包括本案專利在內的四項專利技術享有獨占實施權利，本案許可應是獨占實施許可，只是許可實施的地域范圍和方式有特定的限制條件。
進一步言之，我們不能簡單的以權利人同時許可多人實施專利即得出許可性質為普通實施許可。在權利人許可他人獨占實施專利的地域范圍不存在交叉或重疊，同時權利人自己也不在該許可范圍內實施專利時，應認定該許可的性質為獨占實施許可。也即是說，在專利權人依專利技術的特性將其按地域范圍許可不同的人分別獨占實施時，該多個獨占實施許可是可以并行存在的，各個被許可人不經專利權人的明確授權即可對授權區域內發生的侵權行為獨立的提起民事訴訟。不過，在理解多個區域性獨占實施許可分別并存時要注意此種情形多發生于有關施工方法專利領域，或者有關專利產品為不易批量生產、不易流通的大型機械設備場合。此時各個被許可人之間的利益可以按照地域進行相對明晰的界分，不會因多個獨占實施許可并存而產生大的利益紛爭。而對于普通的產品專利而言，基于產品生產后自由流通的屬性要求，為避免因產品自由流通引起不同地域被許可人的利益沖突，原則上不適宜按地域劃分進行獨占實施許可。
二、區域性獨占實施許可的被許可人對侵權行為的請求權應受許可地域和許可方式的限制
區域性獨占實施許可的被許可人對侵權行為可以獨立的提起侵權民事訴訟，但其對侵權行為享有的請求權并不如權利人那般天然的完整，其在提起侵權民事訴訟時應受到許可合同有關許可地域和許可實施方式的限制。首先，就許可實施地域對侵權行為請求權的限制而言，被許可人只能對發生在獨占實施許可地域范圍內的侵權行為提起訴訟，對發生在獨占實施許可地域范圍之外的侵權行為，因其并不損害被許可人的利益，被許可人對該侵權行為并不享有起訴的訴訟主體資格。在侵權行為發生在獨占實施許可地域范圍內時，被許可人也只能請求侵權行為人停止在實施許可地域范圍內的侵權行為。對于發生在獨占實施許可地域范圍之外的侵權行為，應由專利權人或者相應地區的獨占實施被許可人行使權利，同一被訴侵權人也可能會因在不同地區實施相同的侵權行為而遭致不同的被許可人起訴。但不同的被許可人的起訴應屬于相互獨立的訴訟，并不構成重復起訴，但被訴侵權人能就侵權賠償應限于相應地域范圍進行抗辯。
此外，就許可實施方式對侵權行為請求權的限制而言，被許可人只能在被訴侵權人采用的侵權方式為其獲得許可的實施方式所包含時方有權提起訴訟。通常，在實施許可合同對被許可人實施專利的具體方式未作出特別限制時，按專利法第十一條有關實施專利方式的列舉，被許可人得有權以各種方式實施專利，包括制造、使用、許諾銷售、銷售、進口專利產品，或者使用專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依專利方法直接獲得的產品。但如果許可合同對被許可人實施專利的方式進行了特別限制時，對侵權人以超出許可實施方式之外的其他方式侵犯專利權的，被許可人并不享有提起訴訟的權利。以本案為例，專利權人在許可合同中特別聲明未授予被許可人制造、銷售專利設備權利，只是許可被許可人使用專利設備和相關專利方法，對他人未經許可制造、銷售專利產品之起訴權利此時仍為專利權人所保留，被許可方對該種侵權行為并不能主張權利。也正因此，被許可人邵良榮并未起訴請求要求中力巖土公司停止制造侵權設備的行為，法院也未就此作出裁判。（作者：趙千喜，湖北省武漢市中級人民法院知識產權庭法官）
【本案要旨】
專利獨占實施許可合同對被許可人實施專利的地域范圍和行為方式均有限定時，被許可人提起侵權訴訟的權利應受許可合同約定的約束。對被訴侵權人在許可實施地域范圍外或者超出許可實施方式實施的侵權行為，被許可人不能主張訴訟權利。
【案情】
2009年9月16日，邵良榮與案外人北京波森特巖土工程有限公司等簽訂《獨家代理合同》，約定許可方以獨家代理的方式許可邵良榮在湖北省咸寧市行政區域內進行載體樁專利技術的經營施工，相關技術為包括98101332.5號專利在內的兩項混凝土樁施工設備專利以及兩項混凝土樁施工方法發明專利。合同約定，許可方授予代理方專利設備的使用權，但未授權代理方專利設備的制造權和轉讓權；代理方在專利技術經營過程中須使用許可方的專利設備，并繳交設備使用押金；許可方保證該許可為獨家許可，如許可方如向許可范圍內投放使用專利設備，須經代理方同意；獨家代理期限為簽約日起至專利保護有效期止。合同還約定，在合同約定行政區域內發生他人侵犯專利權的行為，代理方有權采取法律訴訟加以制止，并可請求當地法院向侵權方提出經濟賠償要求。2014年12月25日，波森特公司出具《證明》稱，雙方簽訂的《獨家代理合同》履行正常，邵良榮在湖北省咸寧市可以獨立行使保護專利權，享有采用法律手段獨立制止侵權的權利。2015年2月13日，邵良榮以中力巖土公司在咸寧市承建的建設工程項目所使用的混凝土樁施工設備侵犯了98101332.5號專利權為由，向法院提起訴訟，請求判令中力巖土公司立即停止使用侵權施工設備并賠償經濟損失40萬元。中力巖土公司抗辯認為邵良榮無權提起本案侵權訴訟，并認為其使用的施工設備未落入專利權保護范圍。
【判決】
武漢市中級人民法院經審理認為：從邵良榮與波森特公司簽訂的《獨家代理合同》約定解讀，邵良榮應屬于普通實施許可的被許可人。而波森特公司出具的《證明》應視為專利權人的明確授權，邵良榮作為涉案專利的普通實施被許可人根據專利權人的授權，取得提起訴訟的權利。經勘驗比對，中力巖土公司使用的混凝土樁施工設備落入98101332.5號專利權利要求1的保護范圍，遂判決中力巖土公司停止使用侵權的施工設備并賠償經濟損失6萬元。
中力巖土公司以其使用的設備未落入專利權保護范圍且一審判令其在湖北省咸寧市行政區域以外停止使用設備缺乏依據為由，提起上訴。湖北省高級人民法院經審理后維持一審法院有關邵良榮享有訴權及被控侵權設備落入專利權保護范圍的判定，但認為邵良榮只有權禁止他人在授權區域內侵害專利權的行為，一審法院未加地域限制地判令中力巖土公司停止使用侵權設備，不適當的擴大了邵良榮享有權利的范圍，二審在維持一審有關經濟損失賠償判項的同時改判中力巖土公司在湖北省咸寧市行政區域范圍內停止使用侵權的施工設備。
【評析】
本案涉及有關專利實施許可中被許可人的訴訟權利主張問題。對于專利實施許可中被許可人對侵權行為的訴訟權利問題，依據最高人民法院有關司法解釋的規定，獨占實施許可合同的被許可人可以單獨向人民法院起訴；排他實施許可合同的被許可人在權利人不起訴的情況下，可以自行起訴；普通實施許可的被許可人經權利人明確授權，也可以提起訴訟。上述規定看似簡單易執行，實踐中由被許可人提起侵權民事訴訟的案件也屢見不鮮。但專利權作為無形性財產權利，其實施許可的范圍和方式會因雙方之間的特別約定變得復雜化，對被許可人起訴權利及請求權行使范圍問題，需要依據合同具體約定來判明，忽視對許可合同內容的全面分析很可能會導致認識定性不準或裁判錯漏的問題。
一、專利權人許可被許可人在特定地域范圍內獨家實施專利的，該許可屬于獨占實施許可性質
通常，專利實施許可雙方會在許可合同中對許可的性質作出明確約定，如許可性質為普通許可、排他許可或獨占許可。同時，由于專利權系由國家知識產權局授予的權利，其效力范圍及于授權國家的全部地域，因此獨占實施許可的范圍通常為授權國家的全部行政區域。但在專利技術的實施要與特定地域產生聯系時，專利權人將專利實施許可的范圍按照省市地域進行劃分后再分別進行許可，無疑有助于推廣專利技術并可藉此擴大自身的專利許可收益。由此便產生，當專利權人將被許可人獨占實施專利技術的地域限定于某個特定省市區域時，該許可在性質上到底是普通實施許可還是獨占實施許可的問題。
從本案兩審判決看，湖北省兩級法院都認為專利權人對邵良榮的許可在性質上為普通實施許可，而邵良榮之所以能夠獨立提起民事訴訟，源于專利權人在2014年12月25日《證明》中的明確授權。但從權利人與邵良榮簽訂的《獨家代理合同》名稱及合同約定分析，邵良榮取得在湖北省咸寧市內獨家實施包括涉案專利在內的四項專利技術之權利，權利人同時承諾不許可他人使用，且權利人自己在許可范圍內投放專利設備時也需征得邵良榮的同意，上述約定表明邵良榮就包括本案專利在內的四項專利技術享有獨占實施權利，本案許可應是獨占實施許可，只是許可實施的地域范圍和方式有特定的限制條件。
進一步言之，我們不能簡單的以權利人同時許可多人實施專利即得出許可性質為普通實施許可。在權利人許可他人獨占實施專利的地域范圍不存在交叉或重疊，同時權利人自己也不在該許可范圍內實施專利時，應認定該許可的性質為獨占實施許可。也即是說，在專利權人依專利技術的特性將其按地域范圍許可不同的人分別獨占實施時，該多個獨占實施許可是可以并行存在的，各個被許可人不經專利權人的明確授權即可對授權區域內發生的侵權行為獨立的提起民事訴訟。不過，在理解多個區域性獨占實施許可分別并存時要注意此種情形多發生于有關施工方法專利領域，或者有關專利產品為不易批量生產、不易流通的大型機械設備場合。此時各個被許可人之間的利益可以按照地域進行相對明晰的界分，不會因多個獨占實施許可并存而產生大的利益紛爭。而對于普通的產品專利而言，基于產品生產后自由流通的屬性要求，為避免因產品自由流通引起不同地域被許可人的利益沖突，原則上不適宜按地域劃分進行獨占實施許可。
二、區域性獨占實施許可的被許可人對侵權行為的請求權應受許可地域和許可方式的限制
區域性獨占實施許可的被許可人對侵權行為可以獨立的提起侵權民事訴訟，但其對侵權行為享有的請求權并不如權利人那般天然的完整，其在提起侵權民事訴訟時應受到許可合同有關許可地域和許可實施方式的限制。首先，就許可實施地域對侵權行為請求權的限制而言，被許可人只能對發生在獨占實施許可地域范圍內的侵權行為提起訴訟，對發生在獨占實施許可地域范圍之外的侵權行為，因其并不損害被許可人的利益，被許可人對該侵權行為并不享有起訴的訴訟主體資格。在侵權行為發生在獨占實施許可地域范圍內時，被許可人也只能請求侵權行為人停止在實施許可地域范圍內的侵權行為。對于發生在獨占實施許可地域范圍之外的侵權行為，應由專利權人或者相應地區的獨占實施被許可人行使權利，同一被訴侵權人也可能會因在不同地區實施相同的侵權行為而遭致不同的被許可人起訴。但不同的被許可人的起訴應屬于相互獨立的訴訟，并不構成重復起訴，但被訴侵權人能就侵權賠償應限于相應地域范圍進行抗辯。
此外，就許可實施方式對侵權行為請求權的限制而言，被許可人只能在被訴侵權人采用的侵權方式為其獲得許可的實施方式所包含時方有權提起訴訟。通常，在實施許可合同對被許可人實施專利的具體方式未作出特別限制時，按專利法第十一條有關實施專利方式的列舉，被許可人得有權以各種方式實施專利，包括制造、使用、許諾銷售、銷售、進口專利產品，或者使用專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依專利方法直接獲得的產品。但如果許可合同對被許可人實施專利的方式進行了特別限制時，對侵權人以超出許可實施方式之外的其他方式侵犯專利權的，被許可人并不享有提起訴訟的權利。以本案為例，專利權人在許可合同中特別聲明未授予被許可人制造、銷售專利設備權利，只是許可被許可人使用專利設備和相關專利方法，對他人未經許可制造、銷售專利產品之起訴權利此時仍為專利權人所保留，被許可方對該種侵權行為并不能主張權利。也正因此，被許可人邵良榮并未起訴請求要求中力巖土公司停止制造侵權設備的行為，法院也未就此作出裁判。（作者：趙千喜，湖北省武漢市中級人民法院知識產權庭法官）